小歡知識產權專家回復

　同意書(1etter Of consent)是為許多國外商標審查機構所接受，由在先商標所有人出具的同意他人在后相同或近似商標在相同或類似商品上注冊和使用的書面文件。按照我國的商標法和長期的審查實踐，這種同意書并不被認可。申請人即使獲得由在先引證商標所有人所出具的同意書對于申請商標的最終注冊仍沒有任何幫助。

　　隨著我國加入TRIPs協議和對外交流的日益頻繁，知識產權作為私權屬性和知識產權權利人應擁有自由處分自身權利的觀念越來越為社會所接受。相應地，我國商標法實踐在這個問題上有了一定的松動。商標評審委員會所發《商標相同或近似評審審查基準》(征求意見稿)第七條明確規定：“在后商標申請人與在先商標所有人就近似商標使用或注冊達成協議的，在評審程序中原則上予以尊重”。

　　筆者在此就商標審查程序中的同意書制度在世界主要國家的適用和發展狀況做簡單綜述并對我國適用該制度作一展望。

　　一、 同意書的形式要件和不可撤銷性

　　同意書作為一份由在先商標所有人所簽署的文件根據具體案件的不同，所涵蓋內容是多種多樣的。但是，一份在形式上可以被接受的同意書必須至少包括如下的要素：

　　1.采用標有在先商標所有人公司名稱的信函紙;2.標明被同意注冊的在后商標申請號;3.表明同意在后商標的注冊，而不僅僅是表明同意在后商標的使用;4.應當由在先商標所有人公司的相關負責人簽署;5.標明簽署人的名稱和職位。

　　根據各國的商標審查實踐，缺少上述任何要素的同意書在形式上都是不可以被接受的。

　　由于同意書的性質，它具有不可撤銷性。因為一旦同意書是可推翻的或可撤銷的，那么整個關于同意書的制度設計將完全無法有效運轉，這顯然違背了各國立法的原意。同時，同意書也不應是附條件和/或附期限的，這也是同意書制度與商標許可制度的本質區別。

　　就在先商標所有人的立場而言，同意書決不是一個可以輕易出示的具有法律效力的證據性文件。畢竟，同意書的內在屬性將起到使在先商標的所有人最終無法在市場上充分行使通過注冊所給予他的完全壟斷權，從而在事實上限定了自身的注冊商標權利。

　　需要指出的是，基于完全可以理解的原因，在先商標所有人并不必然會為在后申請人簽署同意書。甚至，一廂情愿地與在先商標所有人進行聯系有可能會提醒其在后相同或近似申請商標的存在。因此，即使在后申請商標最終通過了商標局所進行的實質審查程序，在先商標所有人有可能在異議期內對在后的申請商標提出異議。所以說，申請人決定采取與在先商標所有人聯系以獲得同意書是具有相當風險的。

　　二、針對同意書的效力存在兩種不完全相同的實踐模式

　　由于歐共體內部協調局 (OHIM)、德國、法國在商標的實質審查程序中不進行相對理由的審查，因此申請人不需出具任何在先權利人的同意書以幫助申請商標的注冊。在先商標所有人如果認為審定公告的在后申請商標與其在先商標構成了使用在相同或類似商品上的近似商標，完全可以通過提出異議來表達自己的反對立場。

　　那些對商標的實質審查程序不僅考慮絕對理由，同時也考慮相對理由的國家，針對同意書的效力可以被劃分為兩類不同的陣營：第一類是以英國專利局為代表的，對于同意書的效力持絕對無條件接受的態度;第二種是以美國專利商標局為代表的，對于同意書的效力持相對有條件接受的態度。

　　英國1938年商標法案規定：同意書可被用來克服由于引證在先商標的駁回。但同意書對審查員的裁決并不具有強制約束力”，。令人感興趣的是，這一規定隨著英國商標審查實踐的發展，發生了令人矚目變化。按照英國1994年商標法案的相關規定”，商標是否近似以及能否允許在后相同或近似商標與在先商標的共存實際上完全由在先商標所有人所決定，即使審查官確實認為在先注冊商標與在后申請商標構成近似并且它們的共存將會在市場上造成混淆。這樣的規定建立在一種心理確信上，即在先商標所有人基于商業上的判斷力，如果使市場上的相關公眾被混淆或欺騙，在本質上是有損其自身利益的。審查官及法官只能因為同意書不符合形式上的要求，從而對其真實性子以否認而排除對其的采用。

　　根據美國的商標法實踐，聯邦巡回法院在其成為判例的諸多裁定中多次認定：同意書必須被認為是 (在后商標可注冊的)最有分量的證據，除非其他考量因素清晰地顯示確實存在混淆的可能性。在一個經典的案例中，美國海關和專利上訴法院裁定：當那些極其熟悉商標在市場上使用和非常在意排除商標近似混淆的當事人就避免商標在市場上的可能混淆達成了協議，證據的天平已明顯傾斜。至少由于當事人的斷然否認，很難再堅持那種認為混淆將會產生的主觀看法。認為有混淆的可能不過是一種純粹的假定，是不可能戰勝處在第一線的當事人所提交的不容置辯的相反證據。…

　但是如上所述，美國專利商標局對于同意書的效力所持的是相對有條件接受的態度。例如，美國商標審判和評審委員會(TTAB)就使用在“金融估價和顧問”服務項目上的商標“BENCHMARK'’和使用在“金融咨詢”服務項目上的商標“BENCHMARK'’所做的個案裁定中就明確表示： “同意書并不足以克服混淆性近似(的認定)”。

　　為了證明混淆不可能發生，或混淆是可以避免或被最小化的，按照美國專利商標局關于同意書的實踐，在一個典型的同意書中當事人往往會具體闡述混淆不可能發生的理由和為避免公眾混淆所做的相關安排，例如就市場的劃分，產品包裝的樣式，銷售的渠道，宣傳的協調所達成的商業協議等等，以避免同意書被審查官認定為僅僅是一個無證據力的同意書(naked letter Of consent)。在美國一個成為判例的個案中，審查官宣稱：“同意書被認為是沒有證據力的， (因此不足采信)。因為同意書沒有對市場進行相應的劃分，以避免使公眾混淆”。

　　綜上所述，對于同意書的效力，英國的商標實踐可以認為是：即使有充分理由足以駁回在后申請商標，但是只要獲得在先商標所有人的同意書，在后商標依然應當被準予注冊。而美國的商標實踐可以被歸納為： (1)同意書必須被認為是最有分量的證據，除非其他的因素清晰地顯示存在混淆的可能。(2)但是，只要存在混淆的危險，即使有在先商標權利人的同意書，在后申請人申請注冊也應當被駁回。

　　但是需要強調的是，盡管采納同意書制度的國家對于同意書是否對于最終核準商標注冊具有決定性約束力在認識上有分歧，但它們均承認同意書制度所具有的當然屬性，即它是判斷是否存在近似混淆的最重要且有說服力的證據。當申請人和在先商標注冊人達成可信的同意書后，審查官不應將自己對于混淆性近似的觀點作為強加于人的裁決。

　　三、我國港澳地區對于同意書制度的相關規定

　　我國的港澳地區近年均以通過修改商標法的形式，將商標審查程序中的同意書制度予以引進，作為在后商標克服相對駁回理由具有決定性說服力的理由。

　　根據2003年4月4日生效的《香港特別行政區商標條例》第十二條之八款的規定“凡在先商標或其他在先權利的擁有人同意有關商標的注冊，則本條并不阻止該商標的注冊”。

　　根據1999年12月13日生效的《澳門特別行政區商標條例》第二百零七條第一款J項的規定“因所申請之商標可能與先前已注冊之商標或已登記之其他工業產權混淆而須取得之有關商標或工業產權之所有人之許可;如有獨家被許可人，且有關合同未免除該等被許可人之同意，則亦須取得該等被許可人之許可”。

　　經過對比可以看出，港澳地區盡管都在商標法中明確了同意書的法律地位，但其規定卻各有特色。

　　香港特別行政區的同意書制度明顯受英國審查實踐的影響，在條文敘述上與英國1994年商標法案第5條5款毫無二致，對于同意書的效力持絕對無條件接受的態度。

　　澳門特別行政區的同意書制度也體現了對于同意書的效力持絕對無條件接受的態度。它的新意在于設定該項制度的時候充分考慮到了作為利害關系人的在先商標獨占被許可人的利益。畢竟，獨占被許可人除了不享有對注冊商標的處分權外，在規定的期限內按照與商標所有人的合同約定擁有了包括占有，使用和收益的所有權能。對獨占被許可人合法權利的保護符合立法尊重所有人當事人處分自身權利的宗旨，符合自然正義法則，有利于社會經濟秩序的穩定。

　　四、中國商標審查注冊程序的同意書制度

　　同意書制度體現了對知識產權作為私權屬性的認可，是對權利人擁有自由處分自身權利的切實尊重。既然我們沒有什么可信的理由認定審查員對于近似的判定就必然是符合市場認知的客觀反映，又為什么要排斥具有充分商業競爭經驗的直接當事人基于自信所做出的判斷呢?

　　盡管我國的港澳地區紛紛采用了以英國專利局實踐為代表的對于同意書的效力持絕對無條件接受的模式，但是無疑以美國專利商標局實踐為代表的對于同意書的效力持相對有條件接受的模式更符合我國商標實踐目前的認知和承受水平，是更容易被接受的模式。

　　實事求是地說，如果生硬地將同意書制度加入到現行的商標法或商標法實施條例，顯然會有一種突兀之感，并與我國商標實施條例第二十六條第二款的規定“注冊商標專用權移轉的，注冊商標專用權人在同一種或者類似商品上注冊的相同或近似的商標，應當一并轉讓”所體現的立法宗旨和精神出現抵觸。

　　以我們的東鄰國家日本的商標法和實踐為例可以更好地說明這種矛盾。根據日本商標法，并沒有一個類似我國商標實施條例第二十六條第二款的規定，因此在后商標申請人如遇到相對理由的駁回后將會積極與在先引證商標所有人聯系，把因引證駁回的商標轉讓給后者。待在后商標被核準后，再轉讓回原申請人。但是這顯然這是一個復雜的過程。而且在實踐中會給引證商標所有人帶來諸多的牽累。此外，當在后申請人意圖申請其它的近似商標時，將不得不再次尋求引證商標所有人的協助。因此，日本商標界正在積極討論將同意書制度在今后幾年商標法修訂的時候以法律條文的形式加以明確，摒棄這種運用轉讓程序的規避策略。

　綜上所述，對于同意書的效力，英國的商標實踐可以認為是：即使有充分理由足以駁回在后申請商標，但是只要獲得在先商標所有人的同意書，在后商標依然應當被準予注冊。而美國的商標實踐可以被歸納為： (1)同意書必須被認為是最有分量的證據，除非其他的因素清晰地顯示存在混淆的可能。(2)但是，只要存在混淆的危險，即使有在先商標權利人的同意書，在后申請人申請注冊也應當被駁回。

　　但是需要強調的是，盡管采納同意書制度的國家對于同意書是否對于最終核準商標注冊具有決定性約束力在認識上有分歧，但它們均承認同意書制度所具有的當然屬性，即它是判斷是否存在近似混淆的最重要且有說服力的證據。當申請人和在先商標注冊人達成可信的同意書后，審查官不應將自己對于混淆性近似的觀點作為強加于人的裁決。

　　三、我國港澳地區對于同意書制度的相關規定

　　我國的港澳地區近年均以通過修改商標法的形式，將商標審查程序中的同意書制度予以引進，作為在后商標克服相對駁回理由具有決定性說服力的理由。

　　根據2003年4月4日生效的《香港特別行政區商標條例》第十二條之八款的規定“凡在先商標或其他在先權利的擁有人同意有關商標的注冊，則本條并不阻止該商標的注冊”。

　　根據1999年12月13日生效的《澳門特別行政區商標條例》第二百零七條第一款J項的規定“因所申請之商標可能與先前已注冊之商標或已登記之其他工業產權混淆而須取得之有關商標或工業產權之所有人之許可;如有獨家被許可人，且有關合同未免除該等被許可人之同意，則亦須取得該等被許可人之許可”。

　　經過對比可以看出，港澳地區盡管都在商標法中明確了同意書的法律地位，但其規定卻各有特色。

　　香港特別行政區的同意書制度明顯受英國審查實踐的影響，在條文敘述上與英國1994年商標法案第5條5款毫無二致，對于同意書的效力持絕對無條件接受的態度。

　　澳門特別行政區的同意書制度也體現了對于同意書的效力持絕對無條件接受的態度。它的新意在于設定該項制度的時候充分考慮到了作為利害關系人的在先商標獨占被許可人的利益。畢竟，獨占被許可人除了不享有對注冊商標的處分權外，在規定的期限內按照與商標所有人的合同約定擁有了包括占有，使用和收益的所有權能。對獨占被許可人合法權利的保護符合立法尊重所有人當事人處分自身權利的宗旨，符合自然正義法則，有利于社會經濟秩序的穩定。

　　四、中國商標審查注冊程序的同意書制度

　　同意書制度體現了對知識產權作為私權屬性的認可，是對權利人擁有自由處分自身權利的切實尊重。既然我們沒有什么可信的理由認定審查員對于近似的判定就必然是符合市場認知的客觀反映，又為什么要排斥具有充分商業競爭經驗的直接當事人基于自信所做出的判斷呢?

　　盡管我國的港澳地區紛紛采用了以英國專利局實踐為代表的對于同意書的效力持絕對無條件接受的模式，但是無疑以美國專利商標局實踐為代表的對于同意書的效力持相對有條件接受的模式更符合我國商標實踐目前的認知和承受水平，是更容易被接受的模式。

　　實事求是地說，如果生硬地將同意書制度加入到現行的商標法或商標法實施條例，顯然會有一種突兀之感，并與我國商標實施條例第二十六條第二款的規定“注冊商標專用權移轉的，注冊商標專用權人在同一種或者類似商品上注冊的相同或近似的商標，應當一并轉讓”所體現的立法宗旨和精神出現抵觸。

　　以我們的東鄰國家日本的商標法和實踐為例可以更好地說明這種矛盾。根據日本商標法，并沒有一個類似我國商標實施條例第二十六條第二款的規定，因此在后商標申請人如遇到相對理由的駁回后將會積極與在先引證商標所有人聯系，把因引證駁回的商標轉讓給后者。待在后商標被核準后，再轉讓回原申請人。但是這顯然這是一個復雜的過程。而且在實踐中會給引證商標所有人帶來諸多的牽累。此外，當在后申請人意圖申請其它的近似商標時，將不得不再次尋求引證商標所有人的協助。因此，日本商標界正在積極討論將同意書制度在今后幾年商標法修訂的時候以法律條文的形式加以明確，摒棄這種運用轉讓程序的規避策略。

　　目前我國的商標實施條例第二十六條第二款的規定所傳達的信息非常明確，即我國現行的商標審查實踐至少在商標局的行政管理層面對于商標近似與否的判斷依然取決子審查員的主觀判斷力。因此如果此項條款繼續存在，將使用于審查程序中的同意書制度正式寫入修改后的商標法或商標法實施條例，盡管沒有直接的沖突，但是與該條款的“共存”就顯然不太適宜。

　　有意思的是，接受絕對主義無保留同意書制度的國家和地區，無一例外均采用了商標法條文列明的方式將該制度予以認可。相反，接受相對主義有保留同意書制度的國家，例如美國及澳大利亞，均沒有明確的商標法條文將同意書制度加以列明。

　　具體而言，美國專利商標局只是在其公開的“商標審查程序手冊”中確認：聯邦巡回法院以判例的形式認定同意書必須被認為是最有份量的證據，除非其他的因素清晰地顯示存在混淆的可能性”。同樣的，澳大利亞商標局在其公開的“商標局實踐和程序手冊”中規定了同意書制度的相關審查指南。此外，美國《審查程序的商標手冊》還規定，審查官不應慫恿或勸說申請人得到這樣一份同意書。

Tag: 商標注冊 小歡科技 商標專利服務